| 重庆丽达律师事务所 一、定牌加工概述 （一）定牌加工的概念 定牌加工，指的是受委托的加工企业接受委托人的委托生产商 品，商品带有他人的注册商标，加工完成后商品全部交付委托人， 受托企业仅收取商品加工费。在国外被称作OEM，在国内也被称为 贴牌、代工、来料生产等。台湾地区称作“国际代工制作买卖业务”。 （二）定牌加工的出现和发展 OEM 最早出现在欧洲，早在上个世纪60年代就已经有了其专 属的行业协会，到了上了世纪90年代末期，该行业的生产贸易总值 已达到整个欧洲产值的14%以上。定牌加工在起源之初，在服装行 业最为盛行。而通过不断地发展，这种代工生产方式已经渗透到信 息技术行业、家电行业、通讯行业等。由于其分工的细化，不仅为 定作人节约了生产成本，减少了生产风险，合理整合了资源，而且 使资本的运作向更高的层次发展，为企业带来了可观的收益，现在， 定牌加工已经成为制造业中的主要生产方式。像美国的耐克公司， 将重心置于设计、开发以及商品营销上，而在产品生产上，广泛采 用的定牌加工的生产模式，可谓OEM 之中的典范。 （三）定牌加工的法律特征 根据定牌加工的定义，定牌加工主要有以下几个法律特征： 1、定作人是定牌加工中的委托人，接受委托的原始设备生 产商为受托人，即OEM 厂商。OEM 厂商的生产计划由委托人决 定，严格执行委托方对于产品的生产要求。 2、OEM 厂商按委托方要求完成产品加工之后，不参与加工 产品的销售环节，加工产品的销售由委托方负责。 3、由于加工产品涉及使用他方商标，OEM 厂商在使用商标 时须对商标的使用是否合法进行的审查。 4、加工方和委托方的法律关系是承揽合同关系。 （四）研究定牌加工商标侵权问题的必要性 定牌加工在我国的发展很大程度上推动了我国企业的发展 和我国经济的发展。能够很好的解决了过剩的生产能力、劳动力 和生产资源的闲置问题，使企业在短期内可以获得经济回报。 不可忽视的是，定牌加工也为我国企业带了了不少消极的影 响，由于定牌加工属于加工制造业务，缺少价值创造环节，因此 利润所得非常低；定牌加工厂商长期为其它厂商代工产品，必然 会削弱自身的核心竞争力，限制自有品牌的销售力，阻碍自身的 进步和发展。最为突出的就是牵涉到商标侵权问题，即定牌加工 合作中存在法律风险，而我国大多数企业在定牌加工合作中缺乏 法律保护意识，签订合同不审慎，容易引发法律纠纷。在我国， 定牌加工的方式主要为：外商授权国内企业加工产品，加工产品 全部出口。而本文所着重探讨的，也是这种涉外单纯型定牌加工 活动中涉及的商标侵权问题。 二、现有法律依据以及判定要件——问题的提出 商标侵权现象的突出使我们认识到解决此问题的必要性。而 要想解决问题，首先应当寻找法律上的依据。 认定商标直接侵权的预判之一是：在后使用商标可能引起普 遍受众的混淆。然而，作为我国商标侵权的专项法律的《商标法》， 并没有商标直接侵权的认定的前提做出规定。北京市高院似乎认 识到这是一种缺陷并确立了“商标侵权”应以“导致混淆可能” 作为前提的观点。由于在《商标法》没有将“导致混淆的可能” 作为认定构成“直接侵权”前提的情况下，这一观点很难被其他 地方的法院和工商管理机构所接受，并已于2006年被废止。 商标侵权的判定到底要不要考虑混淆的可能性，确立这一要 件是否必要，是我们接下来要着重解决的问题。 三、经典案例带来的思考——类似案件实务中的不同处理 （一）美国耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂、西班牙Cidesport 公司商标权侵权纠纷案 1.案例回顾 美国耐克公司在中国注册了“耐克”商标，核定使用商品为 运动服装。 根据西班牙国内法庭的认定，“耐克”商标早在上个世纪30 年代已开始在西班牙使用，注册类别为运动服装。注册商标权人 为西班牙Florabertrandmara 公司，许可Cidesport 公司在西班牙国 内使用该商标从事运动服装制作及销售。 Cidesport 公司委托嘉兴市银兴制衣厂生产耐克男士滑雪夹克，衣 服的原材料及标有耐克标识的衣物包装等均由委托人提供。在生产的 滑雪夹克上，缝制了耐克的商品标识，吊牌及包装袋上均标注有耐克 商标。服装加工制作完成后，全部交给Cidesport 公司出口西班牙。 数月后，涉案产品在出口时被深圳海关根据美国耐克公司的 申请予以扣留。美国耐克公司认为银兴制衣厂和Cidesport 公司的 行为侵犯了它的商标专用权，要求赔偿。 2.法院认定 该案经两级法院审理，法院认为，Cidesport 公司在西班牙对 耐克商标拥有的权利，在中国并不享有，而美国耐克公司在中国 注册的耐克商标受我国商标法保护。Cidesport 公司未经原告许可， 以营利为目的在委托嘉兴市银兴制衣厂制造并出口耐克商标滑 雪夹克，认定侵犯了美国耐克公司的商标权。判决立即停止侵权， 赔偿美国耐克公司相应损失。 （二）上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有 限公司商标侵权纠纷 1.案例回顾 美国朱利达公司出资设立了上海申达音响电子和玖丽得电子 公司，后由于股东变化，朱利达公司不再作为申达音响的股东。玖 丽得电子公司生产的有关产品均通过美国朱利达公司出口美国，未 在中国地区销售。申达音响于1998年3月获得了“Jolida”图文商标 注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。商标注 册后，申达音响用该商标向上海海关进行了备案。在此之前，美国 朱利达公司已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。2008年8 月，申达音响收到上海海关通知书，告知申达音响玖丽得电子公司 将标注有“Jolida”图文组合商标的98台电子管功率放大器用于出 口美国。申达音响据此认为，玖丽得电子公司未经其许可在相同商 品上使用“Jolida”图文组合商标的行为属商标侵权并诉至法院。 2.法院认定 涉案产品全部出口美国未在中国市场销售，且产品使用的商标 是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标，依据玖丽得电子 公司与美国朱利达公司的合同以及被诉产品包装上的商标标注，法 院认定玖丽得电子公司的行为属于涉外定牌加工出口的行为。 虽然申达音响与美国朱利达公司的图文组合商标相同，商标 适用的产品类别也一样，但涉案产品并未在中国市场进行销售， 中国消费者不可能对该商品的生产厂家发生混淆，基于这种客观 不能，法院认定玖丽得电子公司的行为不属于商标侵权。 （三）问题的明确 类似的案例，却有着截然不同的判决结果。“定牌加工”中 的商标侵权行为到底如何认定？在现行《商标法》对此并不明确 且学术界又一直存在争议的情况下，此类问题亟需解决。 四、定牌加工中商标侵权的判定 （一）商标侵权的判定原则 1.个案审查原则 个案审查原则是指，“混淆可能性”的认定应当依据不同案件 的具体情形而定，不存在所谓一试就灵的“石蕊试纸”。在判例法 国家，对于“混淆可能性”的判断，美国多数法院将其归入事实问 题之列，然而只有针对法律问题的判决才能构成对此后的案件有拘 束力的先例。 商标与商品具有对应的关系，商标有驰名商标和普通商标之 分，由于商标显著性、知名度等情况各不相同，各个商标权的保护 范围的大小也不尽相同。立足我国定牌加工企业的情况，定牌中的 “牌”，有可能是诸如NIKE 的世界知名品牌，也有可能是一些不 知名的品牌。在认定OEM 厂商商标侵权与否的过程中，应坚持个 案审查的原则，尽可能地避免机械式对待不同案件的不同情况。 2.政策平衡原则 “知识产权制度是一个社会政策的工具”。国家在制定知识 产权保护范围和方法的时候，是立足于对现实状况的考虑和未来 发展的要求之上的。具有国际约束效力的TRIPS 协议为了维护各 缔约方在保护标准上的一致性，在更多的照顾发达国家的前提 下，要求各成员在国内立法中对知识产权予以“最低标准保护”。 这种“最低保护标准”，对于发达国家的情况可能偏低，但超越 了发展中国家的现实水平。TRIPS 协议赋予各成员国在国内自行 规定的权利，因此，对于我国而言，正确做法是：在遵守TRIPS 协议的前提下，尽可能考虑本国的经济、科技和文化的发展水平， 最大限度的实现知识产权法律国家化与本土化之间的协调。[1]而 不是一味去追求发达国家的“高保护标准”。定牌加工在我国的 蓬勃发展不仅解决了我国的就业问题，而且促进了经济的发展。 我们不能一方面接受“世界代工厂”事实，另一方面又不合国情 的给予商标权人高水平的保护，这是不利于我国发展的。 （二）商标侵权判定的理论基础 我们应该从商标侵权理论入手对商标侵权进行判定，首先要 对定牌加工行为的法律性质有一个正确的认识。我们应当立足于 《商标法》的立法目的，正确理解商标侵权涉及的相关问题。 1.对商标进行法律保护的意义 商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，商标不仅 仅是一个标识，它往往承载着其他许多含义，成为一种特殊的信息 载体。商标与特定商品之间有着特殊的联系，在社会分工高度细化 的今天，往往是通过区别商标来达到区别同类商品的目的。消费者 购买物品，第一次时可能出于偶然，通过长期的实践，久而久之， 他们可能会对这些少量的商标商品形成一种商标“情结”，从而只 愿意购买特定商标的物品。消费者的“认牌购货”行为同时也激励 了商标权人维护商标信誉并坚持商品质量的一致性，从而来扩大市 场占有率，提高盈利。侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破 坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。 《商标法》不仅要维护商标权人凝集在商标中的商誉，还要 保护消费者的目的利益。传统商标法的立法目的重点在于确保消 费者能够将注册商标与其所指示的商品或服务来源正确的联系 在一起，防止消费者对商品或服务来源产生混淆，以此维护社会 公共利益并保护商标权人的投资。[2] 因此《商标法》的目的应该包括三个方面：1、保护商标专 用权的目的；2、保护消费者利益的目的；3、保护竞争，促进有 效竞争，维护市场竞争秩序的目的。确保消费者的选择不被误导， 是联结商标法三个目的的纽带，因而也构成了商标侵权理论—— 混淆理论的基石。 2.发生混淆的两种情况 （1）消费者对商品（或服务）发生了误认，而这种误认使 消费者混同了来自不同厂商（或服务机构）的商品（或服务）； （2）消费者知道厂商不同，但认为认为厂商之间存在某种关系 （包括但不限于许可、授权等），然而事实上上并不存在这种关系。 3.应当将混淆可能性作为判断商标侵权的基准 我们知道商标权赋予商标权人在特定范围内对符号的专用 权利，但更重要的是，由于商标上凝结着商誉，使用商标时所获 得的某种优势也是商标保护的范畴。 4.混淆可能性的符号学分析—界定商标禁止权的范围 商标权的内容由“商标专用权”和“禁止权”共同构成。 1973年美国当时的专利与上诉法院判决的DuPont 案在 Polarad 的标准基础上又增加了几个因素，其中包括： （1）双方业已建立的，仍将继续使用的销售渠道之间的相 同或不同点；（2）原被告商标所有人之间的市场区分。 因此，结合商标法的条文、国外判例和符号学分析，得出判 断是否造成消费者混淆可从以下三方面进行考虑： （1）被诉商品使用的商标与注册商标相同或者近似。 （2）被诉商品与注册商标用于的商品为同类商品或者类似商品； （3）被诉商品进入了注册商标用于的商品已进入的销售市场； 综上所述，“混淆”的认定，既要有消费者“感知”上的判 断，更重要的是需要消费者在“认知”上存在发生误判的可能性。 如果被诉商品与注册商标商品非在同一市场流通和竞争，消费者 就不会出现认知上发生误判的可能。基于这个判断标准，定牌加 工的产品均未在国内销售，没有发生混淆的可能性，所以不应判 定为侵权。 （三）商标侵权中的“使用”应以“营利”为目的 我国《商标法实施条例》规定：商业活动中使用商标的行为 都是商标使用。那商标侵权中的商标使用范畴是否也如此宽泛， 界定上应否加以限制？ 商标的基本功能在于识别，商品未进入市场之前，商标作为 一个符号，不存在识别的问题。换言之，厂商只有在商品进入市 场、开始流通、参与市场竞争时，才需要使用商标来表彰自己的 商品，也只有此时，商标的识别功能才得以发挥。因此，商标法 上的商标使用，应当是与商品入市流通联系的。 五、他国有关商标立法和对我国商标立法的建议 （一）他国有关商标立法 可能导致消费者对商品或者服务来源产生混淆，是构成商标 侵权的必要条件，也是商标法所要防范和制止的行为。大多数国 家的商标立法都明确规定：在同种商品上使用近似商标、在类似 商品上使用相同商标和在类似商品上使用近似商标都必须以“导 致混淆的可能”作为直接侵犯商标权的条件。 1.美国 美国的立法上，明确将“混淆可能性”作为认定为商标侵权 的前提要件。 2.欧盟 欧共体理事会分别于1989年和1993年通过的《有关协调各成 员国商标立法的一号指令》和《欧共体商标条例》，均将“可能 导致公众混淆”作为构成商标侵权的必要条件。 3.印度 印度的商标法也明确将“混淆可能性”作为认定商标侵权的 必要条件。 （二）对我国商标立法的建议 根据以上的分析，涉外单纯型定牌加工从世界通行的商标侵 权理论上来看，不会构成侵权，从我国履行推动国际贸易自由化 的义务以及维护我国经济利益角度看，也不宜认定为侵权。 出现NIKE 等与商标侵权理论背道而驰的案件判决，我国《商 标法》立法上的模糊和疏漏是难辞其咎的。根据我国《商标法》第 52条规定“未经许可在相同或类似商品上使用同一或近似商标构成 侵权”，不难看出我国《商标法》对商标的保护仍停留在“符号” 化保护的阶段，换句话说，就是不考虑他人的使用行为会否引发消 费者产生混淆，也不考虑注册商标的声誉问题，侵权的判断标准只 限于“在同一或类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标且 未经商标注册人的许可”。《商标法》所确定的这种符号保护模式 只注重对注册商标符号本身的保护，忽略了对商标所代表商誉进行 保护。没有将“导致混淆的可能”作为商标侵权的构成要件，是我 国《商标法》的重大缺憾。 为了更好地促进商标侵权领域的审判实践，规范商标领域的 市场秩序，从根本上克服“符号”化保护的缺陷，应完善我国的 现行《商标法》，对商标侵权的构成要件进行明确，采纳商标混 淆理论，将商标侵权判断标准确定为“导致混淆的可能”，是商 标保护的最佳方式选择。 参考文献： [1]吴汉东.《知识产权本质的多维度解读》.《中国法学》,2006 年第5期，第101页. [2]王迁著.《知识产权法教程》.中国人民大学出版社,2009年 版，第479页. |
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